ответственность лицензиара по лицензионному договору
Энциклопедия решений. Ответственность за нарушение лицензионного договора
Ответственность за нарушение лицензионного договора
Следовательно, лицензионный договор может предусматривать те же последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) предусмотренных им обязательств, которые при соблюдении требований законодательства допустимы для любого гражданско-правового договора: обязанность уплатить неустойку, право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при наличии определенных оснований и т.д. (п.п. 1, 2 ст. 310, ст. 330, п.п. 1, 2 ст. 450.1 ГК РФ).
Кроме того, раздел VII ГК РФ содержит ряд специальных норм, устанавливающих ответственность за нарушение условий лицензионного договора.
Пункт 4 ст. 1237 ГК РФ предоставляет лицензиару право в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора, если лицензиат допускает существенное нарушение своей обязанности по уплате лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждения за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства (глава 70 ГК РФ) либо объектов смежных прав (глава 71 ГК РФ).
Определенные правовые последствия установлены для случаев нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. Защита прав в этих случаях осуществляется путем предъявления требований:
Внимание
Соответствующие требования могут быть предъявлены не только к лицу, которое использовало интеллектуальную собственность без заключения договора с правообладателем, но и к лицензиару, если он вышел за рамки тех способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые были предусмотрены лицензионным договором (п. 1 ст. 1235, п. 3 ст. 1237 ГК РФ).
В ряде случаев, предусмотренных ГК РФ, правообладатель, исключительное право которого нарушено, вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).
Помимо гражданско-правовой ответственности, нарушение прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в ряде случаев может повлечь административную или уголовную ответственность (ст. 7.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ст.ст. 146, 147 Уголовного кодекса РФ).
Если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, суд при наличии вины такого юридического лица может принять решение о ликвидации такого юридического лица по требованию прокурора. Если неоднократные или грубые нарушения исключительных прав допущены индивидуальным предпринимателем, при наличии его вины в таких нарушениях деятельность гражданина в качестве индивидуального предпринимателя может быть прекращена по решению или приговору суда в установленном законом порядке (пп. 3 п. 3 ст. 61 ГК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ, вступившего в силу с 01.09.2014, ст. 1253 ГК РФ).
Ответственность лицензиара по лицензионному договору
ГК РФ Статья 1237. Исполнение лицензионного договора
Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 1237 ГК РФ
1. Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.
3. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором.
4. При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
Ответственность лицензиара по лицензионному договору
ГК РФ Статья 1235. Лицензионный договор
Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 1235 ГК РФ
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.
Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.
4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.
5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
6. Лицензионный договор должен предусматривать:
1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
Некоторые проблемы исполнения лицензионных договоров
Зачастую, при заключении лицензионного договора в отношении объектов авторского права у сторон возникает много вопросов о способах использования, механизме и размере оплаты лицензионных платежей и иных вопросов взаимодействия. После их решения, когда договор наконец подписан и, предоставление права зарегистрировано, то кажется можно спокойно использовать предоставленное право и все основные сложности урегулированы.
Однако, это не всегда так, зачастую, по прошествии определенного времени, могут также появиться проблемы, некоторые из которых мы попытаемся обсудить.
Одним из возможных вопросов, который вызывает опасение – проблема беспрепятственного расторжения договора. Мы касались данного вопроса в одной из статей, тем не менее, данная проблема многогранна.
Вопросы возможности одностороннего расторжения беспокоят обе стороны.
Вопрос начала сотрудничества по лицензионному договору требует тщательного, вдумчивого анализа, консультаций специалистов, по возможности, получение информации от других Лицензиатов. Напротив, бывает, когда предприниматели на основе первоначальной, не столь детально проверенной, но «оглушительной» информации об ожидаемой прибыли, заключают договор, а далее, начинают понимать «неоднозначность» своих ожиданий.
И в этом случае, Лицензиат, всевозможными способами начинает «раскачивать» взаимоотношения, пытаясь любым образом прекратить сотрудничество, не прибегая к судебному разбирательству.
Зачастую, условия договора не позволяют сторонам беспрепятственно расторгнуть договор в одностороннем порядке в уведомлением другой стороны за определенный период времени.
Таким образом, предположительно, договор может содержать в себе следующие условия его расторжения:
Необходимо отметить, что помимо прочего существует императивная норма, о которой не стоит забывать, так согласно п. 4 ст.1237 ГК РФ: «При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение».
Тем не менее, если данное нарушение отсутствует, можно ли Лицензиату быть уверенным, что сложившимся отношениям, при условии добропорядочности самого Лицензиата ничего не грозит?
К сожалению, это не всегда так. Существуют механизмы, при которых Лицензиар, в случае его намерения «выйти из данного договора» может попытаться это сделать. Причин тому может быть множество: условия договора могут предусматривать получение единоразового паушального платежа, тем самым, в финансовом отношении, продолжение взаимоотношений для Лицензиара лишено особого смысла.
Правообладатель может предпринимать различного рода действия для прекращения договора, понимая свою возможность получения дополнительной прибыли от конкурентов Лицензиата.
Более того, может планироваться механизм «недобросовестной конкуренции». Подчас, намерение нескольких сторон повладению определенным знаком, либо возможность хотя бы его использования на основании лицензионного договора, является причиной жесткой конкурентной борьбы, что также является основанием для построения непростой «боевой стратегии». В результате данной конкуренции, возникают ситуации, когда именно вопрос владения, либо использования товарного знака является краеугольным и от него зависит продолжение ведения бизнеса и, как следствие, возможность несения колоссальных убытков.
В случае наличия вышеуказанных причин, Лицензиар также может предпринимать недобросовестные действия по возможному прекращению лицензионного договора. Зачастую, стандартный лицензионный договор вменяет в обязанность Лицензиара следить за сроком правовой охраны товарного знака, и осуществлять действия по его продлению. Однако, помимо прочего, Лицензиар может как не предпринимать действий по продлению, так и напротив, подать документы на прекращение правовой охраны.
«В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.»
Понятно, что данные действия будут являться причиной дальнейшего прекращения договора. Как в данном случае следует поступить Лицензиату и будет ли предусмотрена какая-либо ответственность за подобные недобросовестные действия со стороны Лицензиара?
Помимо прочего, договор может содержать условия об обязанности Лицензиара информировать Лицензиата, в случае планируемого отчуждения знака, но как быть, если отчуждение произошло, а Лицензиат узнал об этом только позже самостоятельно? Можно ли также привлечь Лицензиара к ответственности?
К сожалению, это далеко не всегда возможно, информирование о планируемом отчуждении не означает права преимущественного приобретения, поэтому можно говорить об общей гражданско-правовой ответственности, если только новый Правообладатель препятствует использованию знака и Лицензиат несет убытки, но если такого не происходит, то доказать возникновение возможных убытков в связи с произошедшим отчуждением крайне затруднительно.
Привлечение к ответственности и взыскание убытков за нарушение условия о поддержании Правообладателем правовой охраны знака также не однозначно.
Еще более сложной является ситуация, когда данные факты присутствуют в совокупности: так Правообладатель не предпринял действий по продлению, произвел отчуждение знака на другую компанию, и, в довершение всего, новый Правообладатель самостоятельно подал на себя заявку сходного до степени смешения товарного знака.
При совокупности таких обстоятельств, Лицензиат отлично понимает, что ведется «нечистоплотная игра» и пользование знаком на законных основаниях неумалимо подходит к своему финалу. Данные действия, без сомнения, могут расценивать как недобросовестная конкуренция.
Так, в соответствии со ст. 10 ГК РФ:
«Не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.»
Таки образом, заключая лицензионный договор, необходимо стараться предвидеть возможные неблагоприятные последствия. Если же такие последствия наступили, то без сомнения, в такой ситуации можно и нужно защищать свои интересы. Необходим тщательный анализ всех сложившихся обстоятельств и выработка правильной и действенной правовой стратегии для осуществления дальнейшей судебной защиты.
Статья 1235. Лицензионный договор
Статья 1235. Лицензионный договор
ГАРАНТ:
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ пункт 2 статьи 1235 настоящего Кодекса изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 октября 2014 г.
2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.
Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.
3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.
4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ в пункт 5 статьи 1235 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 октября 2014 г.
5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ статья 1235 настоящего Кодекса дополнена пунктом 5.1, вступающим в силу с 1 октября 2014 г.
5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.
6. Лицензионный договор должен предусматривать:
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ в подпункт 1 пункта 6 статьи 1235 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 октября 2014 г.
1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.