судебная защита прав на товарный знак
Действенные способы защиты прав на товарный знак
Защита прав на товарный знак нужна для предупреждения подделок, посягательств на нематериальную собственность. Наличие защиты позволяет получить полное право на выпуск продукции, которое нельзя нарушить. Если право фирмы будет нарушено, она может обратиться в суд.
Почему так важна защита
Определение товарного знака содержится в статье 1477 ГК РФ. Это обозначение, необходимое для индивидуализации фирмы и ее товаров. Товарный знак может быть самым разным: слова, изображения, комбинирование двух инструментов, объемные элементы, звук. Звуковой товарный знак обычно используют радиокомпании. В некоторых государствах можно в качестве товарного знака регистрировать даже ароматы. Подходит это парфюмерным фирмам.
Действительная необходимость в регистрации знака есть у межнациональных корпораций. Именно продукцию этих корпораций чаще всего подделывают. Но задуматься о регистрации следует и небольшим стартапам. Небольшая фирма может быстро набрать обороты в своей деятельности, и ее товар будут подделывать. Конкурирующая фирма будет зарабатывать на репутации, не вкладывая в рекламу ничего.
Что дает регистрация
Регистрация товарного знака дает следующие возможности:
Если представители фирмы увидят, что знак используется другой компанией, они могут обратиться в суд.
Способы защиты товарного знака
Для защиты товарный знак нужно его зарегистрировать. Сделать это можно в ФГБУ «ФИПС» (это отделение Роспатента). Регистрировать знак нужно в той местности, где он будет эксплуатироваться. Длительность оформления занимает 12-15 месяцев. Срок действия знака – 10 лет. Его можно продлевать неограниченное число раз. Если фирма будет работать, в том числе за рубежом, нужно пройти международную регистрацию. Она нужна для защиты на территории других государств.
ВАЖНО! Если фирма оформила знак в России, это не станет автоматически гарантом защиты в других государствах. Право обладания действует только в той стране, в которой оно появилось.
Перед направлением заявки в Роспатент нужно проверить, не используется ли выбранный знак еще кем-то. Совпадения можно найти при помощи базы Роспатента. Эта база состоит из 500 000 знаков. Если права на знак принадлежат другой фирме, то регистрировать его нельзя. Проверка на совпадения выполняется патентным бюро. Его представители сравнивают логотип/название с базой данных. Это позволяет исключить все совпадения.
Правообладатель имеет полномочия для контроля применения знака третьими лицами при этих обстоятельствах:
Лицо, имеющее права на знак, не может ограничивать использование знака, если это использование в личных целях ФЛ, которые не преследуют целей по извлечению прибыли. Наказание не может накладываться на лиц, которые используют знаки по согласованию с их обладателем.
К СВЕДЕНИЮ! Регистрация знака – не гарант того, что конкуренты не будут его использовать. Но если использование товарного знака обнаружено, предприниматель может оперативно отреагировать на правонарушение. Для этого имеет смысл сначала отправить письмо с претензией, а затем, если компания-правонарушитель никак не реагирует, отправиться в суд.
Методы защиты знака
Защита прав предполагает действия в том случае, если обнаружен факт использования зарегистрированного знака. Они могут лежать в различных плоскостях.
Гражданский метод
Для инициирования дела о защите товарного знака нужно обращаться в арбитражные суды. Если дело хотят начать обе стороны, можно идти в третейский суд. Для обращения в орган нужно составить заявление. В нем должны содержаться требования. К примеру, это следующие требования:
Нужно учесть, что обычно установить размер ущерба, нанесенного вследствие неправомерного использования знака, очень сложно. А потому истец может обратиться к альтернативному способу защиты – требованию компенсации. Размер компенсации может варьироваться от 10 000 до 5 000 000 рублей. Соответствующее положение содержится в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Если истец будет добиваться именно выплаты компенсации, определять размер убытков не требуется.
Еще один метод защиты – публикация решения суда в СМИ. Нужно это для восстановления деловой репутации фирмы.
Судов есть полномочия по решению этих вопросов:
В арбитражный суд можно обращаться тогда, когда соглашениями, связанными с использованием товарного знака, предусмотрен именно такой порядок.
Административный метод
Существуют такие административные способы:
Административные методы достаточно продолжительны в реализации. К заявлению о нарушениях нужно приложить бумаги, подтверждающие права истца на знак.
Защита через таможенные органы
За помощью таможенных органов следует обращаться тогда, когда неправомерное использование знака связано с ввозом или вывозом продукции из РФ. Процедура в данном случае будет регламентироваться Положением о защите прав, установленным Приказом ГТК №1199 от 27 октября 2003 года.
Уголовное преследование
На нарушителя прав на чужой товарный знак может накладываться уголовная ответственность. Привлекают к ней на основании статьи 180 УК РФ. В пункте 1 предусмотрены эти наказания за неправомерное использование чужих товарных знаков:
Если преступление совершалось группой лиц или организованной группой, ответственность будет серьезней.
Уголовная ответственность накладывается в том случае, если вследствие правонарушения образовался крупный ущерб. Размер его, согласно статье 169 УК РФ, составляет 1 500 000 рублей. Такой ущерб может быть причинен в следующих обстоятельствах:
К СВЕДЕНИЮ! За использование товарного знака уголовная ответственность накладывается крайне редко. Отсутствует соответствующая судебная практика, сложно доказать величину ущерба.
Другие методы
Владелец знака имеет право на самостоятельную защиту. Однако инструменты для этой защиты должны быть соразмерны правонарушениям. К примеру, в качестве самозащиты могут использовать максимальное усложнение незаконного использования знака. Для этого используются голограммы, фигурные элементы и прочее.
Защита товарного знака
Исключительное право подразумевает, что никто, кроме самого правообладателя (либо без его официального разрешения), не имеет права использовать данный товарный знак. Если зарегистрированное обозначение используется незаконно, то начинает действовать правовая защита товарного знака.
Закон предусматривает некоторые обязанности для правообладателя. Так, последний обязан использовать свой зарегистрированный ТЗ. (Просто «застолбить красивое название» и не эксплуатировать его нельзя). В соответствии со ст. 1514 Гражданского кодекса РФ в случае, если товарный знак никак не используется, его правовая охрана может быть приостановлена, а исключительность прав собственности на него оспорена.
Закон устанавливает, что правообладатель самостоятельно должен отслеживать соблюдение своего исключительного права в отношении товарного знака (то есть, выявлять случаи незаконного его использования).
Как происходит защита прав на товарный знак?
Чтобы защитить товарный знак, необходимо получить регистрацию на национальном или международном уровне. В первом случае подтверждение прав происходит по ГК РФ, во втором – по процедуре Мадридского соглашения и Протокола (МСП).
Отметим наиболее важные моменты, которые нужно учитывать правообладателю:
Еще на стадии оформления документов патентное бюро проводит проверку уникальности товарного знака через реестр. Это позволяет избежать проблем на регистрационной стадии. Также нужно выбрать перечень групп продукции, на которые будет распространяться режим правовой защиты. Для этого используется единый классификатор МКТУ (Международная классификация товаров и услуг).
Если проверка подтвердила уникальность обозначения, защита товарного знака будет проходить по следующим этапам:
Регистрационное подтверждение предоставляет исключительное право на Товарный знак. Оно будет действовать на протяжении 10 лет, после чего может неоднократно продлеваться на аналогичный срок.
Регистрация обозначения на национальном уровне не означает, что предприятие сможет легально использовать торговую марку за пределами РФ. Для этого нужно провести международную защиту на территории иностранных государств, где компания планирует осуществлять свою деятельность. Специалисты «ВКО-Интеллект» выполнят задачу в строгом соответствии с международными актами.
Защита товарного знака в суде
Представление в суде позволяет оспорить приоритет по ранее поданным заявкам либо привлечь к ответственности за противоправное использование чужого объекта интеллектуального права. Если выявляется случай выпуска контрафактной продукции с использованием чужого изобретения либо иной факт нарушения, необходимо подать иск о возмещении убытков или выплате компенсации по каждому факту несанкционированного применения чужого обозначения.
В зависимости от категории спора судебное урегулирование будет проходить через систему арбитражных судов либо Суд по интеллектуальным правам. В их компетенции находятся вопросы из сферы предпринимательства. Для разрешения споров между бизнес-партнерами обращаются в третейский суд, в случае возбуждения уголовного дела – в суд общей юрисдикции.
Судебная защита прав на товарный знак является наиболее эффективным вариантом разрешения спора, ведь в этом случае можно добиться возмещения ущерба. Дела, связанные с нарушением исключительных прав на ТЗ, будет разбирать арбитраж. В зависимости от предмета спора в исковом заявлении можно указать следующие требования:
При возмещении убытков правообладатель должен доказать факт нарушения и обосновать расчет исковых требований. Также допускается предъявить требование о взыскании штрафной компенсации. Точную сумму взыскания определит суд с учетом характера нарушения либо оценочной стоимости контрафакта или нарушенных прав.
Административная защита
Даже если правообладатель подал гражданский иск в суд на возмещение ущерба, он может привлечь нарушителя к уголовной или административной ответственности. Наказание будет назначено по следующим правилам:
Административные и уголовные дела возбуждаются по заявлению правообладателя. Назначение наказания не освобождает нарушителя от обязанности возместить ущерб владельцу товарного знака.
Конфликтные ситуации
Помимо причинения ущерба от незаконного использования товарного знака, могут возникать и иные категории споров. Например, если правообладатель не приступит к использованию обозначения в течение 3 лет после получения свидетельства, режим правовой охраны может быть аннулирован. Для этого любое заинтересованное лицо может предъявить требование о продаже исключительных прав, а при отказе правообладателя обратиться в суд. При отстаивании интересов по таким делам целесообразно воспользоваться услугами патентных поверенных или юристов, чтобы сохранить права на обозначение.
Досудебное разрешение арбитражных споров
Так как товарные знаки относятся к объектам коммерческой собственности, правообладатель должен соблюсти досудебный порядок урегулирования арбитражного спора. При выявлении нарушения или угрозе противоправных действий нужно направить письменное требование. В этом документе можно указать следующий перечень требований:
Как правило, все претензии, изложенные в требовании, впоследствии включаются в исковое заявление. Естественно, если нарушитель добровольно удовлетворит все требования правообладателя, оснований для обращения в суд не возникнет.
Услуги по защите товарного знака
Наши специалисты окажут поддержку в процедуре регистрации и при необходимости в защите товарного знака в суде. Помимо этого в состав услуг могут входить:
Опыт и безупречная деловая репутация специалистов «ВКО-Интеллект» позволяют успешно выполнять задачи даже в сложных ситуациях и арбитражных спорах о правах на товарные знаки между несколькими юридическими лицами или ИП. Если вам необходимо содействие профессионалов, оформите заявку на консультацию на сайте или свяжитесь с нами по телефону, указанному на странице.
Казусы рассмотрения споров по защите товарных знаков
Юрист сайта Правовед.RU
Мотивом, побудившим автора к написанию данной статьи, является практика, приобретенная последним в арбитражных судах по спорам о защите товарного знака. А также досудебная практика, полученная в ходе защиты интересов клиента сайта Правовед.ру по аналогичным вопросам.
Глобализация товарных рынков, ускорение темпов экономического развития развивающихся стран, тенденции к повсеместной цифровизации рыночной экономики, ежеминутный вывод на рынок громадного количества новых товаров – вот некоторые из тех факторов, которые заставляют задуматься каждого предпринимателя-производителя товаров, работ и услуг о защите своих экономических интересов.
Одним из действенных инструментов защиты интеллектуальной собственности предпринимателей является индивидуализация производимых ими товаров, работ или оказываемых услуг. Целям индивидуализации, как хозяйствующих субъектов, так и производимых ими товаров, служат средства индивидуализации, предусмотренные законом.
Как показывает практика Роспатента, как, впрочем, и судебная практика, наиболее популярным среди предпринимателей средством индивидуализации товара является товарный знак. Так, по данным статистики российские изобретатели и предприниматели за девять месяцев 2018 года подали больше заявок, чем за аналогичный период прошлого года.
Сохраняется тенденция прироста объема поступления заявок на регистрацию товарных знаков от российских заявителей по национальной процедуре: в 2018 году подано на 5,9% заявок больше, чем в 2017 году — 34,973 тысячи заявки.
Широкое использование предпринимателями товарного знака в качестве средства защиты от нарушения авторских прав на практике приводит к появлению множества разнообразных спорных ситуаций, касающихся использования компаниями схожих товарных знаков или схожих с товарным знаком обозначений (наименований). Отдельные, наиболее примечательные казусы (случаи), которые, по мнению автора, могут быть полезны и интересны для предпринимателей и практикующих юристов, мы рассмотрим в настоящей статье.
Но прежде чем обратиться к рассмотрению конкретных спорных ситуаций, с целью единообразного понимания сути и содержания данной статьи, определимся с вопросами о том, что собой представляет товарный знак, и какие виды товарных знаков существуют?
Российский законодатель в ст. 1447 ГК РФ закрепил довольно скупое определение товарного знака, понимая под ним обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В то же время в научной литературе можно встретить более развернутые определения данного понятия.
Так, в частности, по справедливому мнению Я. Леликовой, товарный знак – это символ, слово или аббревиатура, которые ассоциируются у потребителя с определенной компанией или продуктом и позволяют выделиться и отличиться от конкурентов.
При этом ключевое значение в приведенных определениях, по мнению автора, принадлежит именно «различительной способности» товарного знака, т.е. способности выделить товар, работу или услугу из всего массива предлагаемых на рынке товаров, работ и т.д. Как мы увидим далее, степень «различительной способности» товарного знака зачастую играет решающую роль в разрешении конкретных судебных споров.
Между тем товарные знаки могут иметь и различные виды. Помимо названных выше изобразительных и словесных (аббревиатурных) обозначений, на практике встречаются звуковые и обонятельные товарные знаки. Кроме того, товарные знаки могут иметь комбинированный характер, т.е. включать в себя элементы товарных знаков разных видов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что товарный знак – это сложный объект права, в котором одинаково важны все его элементы и порой не только смысл и визуальный образ, но шрифт и даже цвет имеют существенное значение.
Однако для успешной защиты своих прав на товарный знак важно не только понимание его правовой природы и видовых различий, но и знание концепции механизма правовой защиты товарного знака. По мнению автора, такая концепция представляет собой совокупность правовых норм и положений судебных актов, содержащих общие правила, на основании которых суды и иные правоприменительные органы определяют сходство и различие между товарными знаками и спорными (конкурирующими) обозначениями, наименованиями.
В упрощенном варианте такая концепция, с точки зрения автора, сводится к совокупному действию нижеследующих норм и положений:
Безусловно, действующее отечественное законодательство и судебные акты содержат множество иных правил, регулирующих вопросы защиты товарных знаков. Но все они носят скорее детализирующий характер по отношению к приведенным выше концептуальным нормам и положениям.
Итак, определившись с понятием товарного знака, его видами, а также общими правилами (критериями) рассмотрения судебных споров по товарным знакам, перейдем к рассмотрению конкретных практических ситуаций, связанных с оспариванием права правообладателя товарного знака и приравненных к ним обозначений.
Ситуация 1
В отзыве на исковое заявление автор статьи, выступая в качестве представителя Ответчика, обратил внимание суда на следующие обстоятельства:
Во-первых, в реестре товарных знаков и знаков обслуживания Роспатента оспариваемый товарных знак отображен заглавными буквами и в голубом цвете. Следовательно, использование товарного знака «РЕГИОН» только в таком буквенном и цветовом контексте подлежит правовой охране.
В то же время Ответчик использовал в наименовании своей программы ЭВМ слово «Регион» только с одной заглавной буквой, исключительно в черном цвете и в сочетании с главным словом – «МФЦ», индивидуализирующим объект интеллектуальной собственности.
Таким образом, по мнению представителя Ответчика, визуальное восприятие товарного знака «РЕГИОН», отображенного в определенном цветом и буквенном регистре, позволяет увидеть существенное отличие его элементов от элементов наименования программы для ЭВМ «МФЦ Регион», выполненного в ином, нежели товарный знак, цветовом и буквенном регистре, тем самым не нарушая права владельцев.
В обоснование своей правовой позиции представитель Ответчика сослался на норму абз. 1 п. 41 Правил регистрации товарных знаков, утв. приказом Минэкономразвития РФ, в соответствии с которой «обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах».
Во-вторых, представитель Ответчика указал на то, что словесное обозначение «Регион» не может служить средством индивидуализации истца, поскольку данное слово является общеупотребительным.
Суд, исследовав имеющиеся материалы дела, не установил признаков графического сходства, равно как и сходства изобразительного, между исследуемым обозначением, используемым ответчиком, и товарным знаком Истца.
Данное сходство, по мнению суда, не обнаруживается ни при первичной визуализации объекта, ни при установлении возможных отличий сравниваемых объектов. Далее суд соглашается с доводами Ответчика и указывает: «в представленных сторонами в материалы дела документах усматривается, что в наименовании программы ЭВМ ответчика содержится словесное обозначение «Регион» без каких-либо стилистических и графических решений».
В то же время Истец является правообладателем товарного знака, воспроизведенного заглавными буквами и в голубом цвете. Следовательно, использование товарного знака только в таком буквенном и цветовом контексте подлежит правовой охране. Кроме того, суд указывает, что каких-либо индивидуализирующих понятий и признаков графического, стилистического характера, позволяющих отождествить спорное словесное обозначение, используемое ответчиком, с товарным знаком истца, не выявлено.
Возможное сходство сравниваемых объектов по критериям фонетики, морфологии и семантики не может являться исключительным. Суд, сделав первый вывод, добавляет: «само по себе словесное обозначение «Регион» не может служить средством индивидуализации истца, поскольку слово Регион является общеупотребимым и используется в качестве термина для обозначения участка суши или воды, который можно отделить от другого участка (например, того, внутри которого он находится) по ряду критериев».
Но при этом суд апелляционной инстанции занял ту же позицию, что и суд первой инстанции, указав, что не находит никакого сходства между товарным знаком и наименованием программы для ЭВМ, а также считает что слово «Регион» является общеупотребимым и не может служить средством индивидуализации Истца.
В обоснование своего решения суд сослался на то, что вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (с материалами дела более подробно можно ознакомиться на сайте arbitr.ru дело № А53-30813/2016, 15АП-7882/2017).
Какие выводы можно сделать по результатам рассмотрения данного спора?
Во- первых, несмотря на положения судебных актов ВАС РФ, которые гласят, что для признания сходства товарных знаков достаточно самой опасности, а не реального смешения товарного знака в глазах потребителей, а также то, что вероятность смешения двух конкурирующих обозначений уже свидетельствует о нарушении, на практике, наличие сходства (смешения) не является безусловной гарантией признания исковых требований законными и обоснованными.
Тем более, что суды рассматривают подобные дела «с позиции рядового потребителя», т.е. категория сходства (смешения) носит весьма субъективный характер. Судьи при оценке опираются, прежде всего, на свое личное восприятие, внутренние ощущения.
По этой причине «победа» в судебном процессе по защите товарных знаков зачастую зависит от уровня юридической риторики представителей Истца и Ответчика.
Здесь стоит также упомянуть о так называемой концепции «размытия товарного знака», которая широко применяется в судебной практике иностранных государств. Согласно данной концепции, обладатель основного товарного знака, наделенного значительной различительной правоспособностью, вправе защищать его от использования третьими лицами в отношении товаров, которые совершенно неоднородны с товарами, производимыми обладателем основного товарного знака.
Например, производитель элитного шоколада вправе запретить использование обозначения, тождественного или сходного названию шоколада, оппоненту, производящему автомобильные масла либо средства бытовой химии с аналогичным наименованием.
Существование такой правовой концепции в рамках иностранных правопорядков обусловлено, не в последнюю очередь, особой ролью судебных органов, которые при разрешении споров допускают значительную степень усмотрения, порой достаточно далеко отходя от буквального смысла норм законодательства. Думается, что применение в российской юрисдикции подобной довольно жесткой концепции «размытия» позволило бы существенно снизить степень личного усмотрения судей при рассмотрении споров о защите в суде товарных знаков (обозначений) в отношении однородных товаров.
Во-вторых, арбитражные суды, рассматривающие дело, указали на то, что слово «Регион» является общеупотребимым, поэтому не может служить средством индивидуализации продукции Истца. Такая позиция судов вызывает удивление, поскольку в соответствии со ст. 1483 ГК РФ, одним из оснований отказа в государственной регистрации обозначений в качестве товарных знаков является, в частности, использование общепринятых терминов.
Получается Роспатент зарегистрировал общепринятый термин «Регион» в качестве товарного знака, выдал Истцу свидетельство на товарный знак, т.е. обеспечил его правовую охрану, а судебные органы в своих решениях сочли слово, составляющее товарный знак, общеупотребимым термином и фактически лишили данный товарный знак правовой охраны. Налицо правовая коллизия. От рассмотрения данного спора, перейдем к изучению не менее интересной правовой ситуации.
Ситуация 2
К автору статьи на сайте Правовед.ру за помощью обратился один из московских предпринимателей, который занимается продажей электронной техники под брендом Xiaomi.ru, посредством использования собственного веб-сайта. В адрес данного предпринимателя от имени организации, являющейся официальным представителем компании Xiaomi H.K. Limited в России, была направлена претензия, содержащая требование о прекращении незаконного использования товарного знака «mI» в доменном имени сайта предпринимателя. Действительно, предприниматель использовал в названии своего веб-ресурса сочетание букв mi.
Здесь стоит сразу оговориться. На сегодняшний день российский законодатель исходит из того, что доменное имя является одним из способов использования товарного знака и наименования места происхождения товара в сети Интернет.
Но вернемся к претензии. В ответ на требования представителя правообладателя о запрете использования товарного знака, был подготовлен мотивированный ответ на претензию, содержащий нижеследующее обоснование.
Во-первых, исходя из представленной представителем правообладателя выписки, относящейся к реестру прав на объекты интеллектуальной собственности, следует, что компания Xiaomi H.K. Limited зарегистрировала в графическом виде некое изображение, которое условно похоже на увеличенное изображение буквы «m» (фонетическое тэ) в русской транскрипции и буквы «m» (фонетическое эм) в латинской транскрипции.
При этом идентифицировать представленный в выписке из реестра знак как букву «m» мешает неслитное изображение всех частей такого знака. Изображение «I» в товарном знаке также можно воспринимать как римскую цифру «1», а слитное изображение mI как римскую цифру 1001.
Таким образом, товарный знак, принадлежащий Xiaomi H.K. Limited, даже отдаленно не напоминает написание строчных букв «mi» в доменном имени сайта. В данном случае отсутствует графическое, стилистическое сходство товарного знака и наименования сайта, а, следовательно, отсутствует опасность смешения рассматриваемого знака и доменного имени веб-ресурса в глазах потребителей.
Анализируя вторую спорную ситуацию, мы видим, что доводы защиты от претензионных требований опираются на те же критерии, которые положены в основу разрешения первой спорной ситуации: